LES CONDITIONS DE L'ACTION EN REVENDICATION DE MARQUES
En vertu de l’article L. 712-6 alinéa 1er du Code de la Propriété Intellectuelle « Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. »
L'exploitant d'un nom commercial peut être recevable et fondé à agir en revendication de marques s'il justifie
1° D'une demande d’enregistrement de marque.
2° D'un « droit sur la marque » qui peut être un simple usage antérieur du signe, voire même un projet.
3° D'une fraude commise avec l’intention de nuire à ses intérêts.
La preuve du dépôt de marque qui fait grief est rapportée par la production de son certificat d'enregistrement.
En principe cette première condition ne fait pas débat.
En revanche les deux autres conditions méritent quelques précisions.
1- SUR L’USAGE ANTERIEUR DU SIGNE ET/OU SUR L’EXISTENCE D’INTERETS SCIEMMENT MECONNUS.
Aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, la loi réserve l’action en revendication aux tiers victimes d’une fraude qui estiment avoir un « droit » sur la marque.
La jurisprudence retient une acception très large de la notion de droit englobant toute forme d’usage antérieur du signe.
Loin de s’en tenir à l’énumération figurant à l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la jurisprudence retient, comme constituant un tel « droit sur la marque », un simple usage antérieur du signe sous quelque forme que ce soit, dès lors qu’il est suffisamment significatif pour que le déposant l’ait connu ou n’ait pas pu l’ignorer.
C’est sur ce fondement que la Cour d’Appel de PARIS a ordonné le transfert de propriété de la marque « Toros y Salsa » au profit de la commune de DAX qui organisait un festival sous ce nom, précisant qu’elle n’avait pas à « rechercher si des droits d’auteur peuvent être revendiqués sur l’œuvre de l’esprit que constituerait le nom du festival, le litige étant limité à la détermination du titulaire des droits d’usage sur la dénomination litigieuse déposée à titre de marque » dès lors que le déposant de la marque « ne peut prétendre avoir méconnu l’usage continu et notoire du signe litigieux qu’en a fait la commune de DAX lorsqu’elle a déposé les marques TOROS Y SALSA. » (C.A. PARIS, 18 janvier 2006, N° 04/17026, JurisData 2006-291503)
La Cour de Cassation a posé le principe en termes plus généraux encore énonçant que « l’action en revendication prévue par l’article L. 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ne suppose pas la justification d’une utilisation publique antérieure du signe litigieux par la partie plaignante, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant. »
(Cass. Ch. Com. 19 décembre 2006, N° 05-14431)
(Cass. Ch. Com 14 février 2012, N° 10-30872, JurisData 2012-002202)
« Qu’en outre, le succès de l’action en revendication ne suppose pas la justification de droits antérieurs de l’auteur de cette action sur la marque litigieuse, mais seulement la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ; que notamment, l’usage effectif de ce signe n’est pas une condition nécessaire au bien fondé de cette action si le dépôt a été effectué dans l’intention d’empêcher ou de gêner l’exercice d’une activité qui n’est encore qu’au stade d’un projet en privant l’exploitant du signe nécessaire à cette activité. »
(C.A. NANCY 1ère Ch. Civ. 15 avril 2014, N° 13/00835, N° arrêt : 1001/2014)
2 SUR LA FRAUDE ET L’INTENTION DE NUIRE
En matière de dépôt de marque, la Cour d’Appel de PARIS définit la fraude comme le fait de « déposer (une marque) dans la seule intention de nuire et/ou de s’approprier indument le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. »
(C.A. PARIS 4ème Ch., 23 février 2000, Annales de la propriété industrielle 2000, p. 235)
La Cour de Cassation a apporté la précision selon laquelle : « Un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ».
(Cass. Ch. Com., 25 avril 2006, N° 04/15641)
Le profit recherché par la malignité du fraudeur peut revêtir des formes diverses mais tend généralement à accaparer la bonne réputation attachée aux droits fraudés. Ainsi la fraude peut consister :
- A devancer un projet : jugé à propos de la marque « STADE DE FRANCE » que l’intention frauduleuse est révélée par la hâte de déposer la marque alors que le consortium avait vocation, selon la concession, à utiliser le signe pour désigner les produits résultant de l’exploitation de cette concession.
(TGI PARIS 13 octobre 1998, Annales propriété industrielle 1999, p. 87)
- A entraver le futur usage de dénominations d'espaces de restauration et par là même l'activité exercée dans ces lieux et sous ces dénominations par le futur successeur du fraudeur, "de sorte que l'intention de nuire ainsi caractérisée justifie du bien fondé de l'action en revendication des marques déposées par le fraudeur. (C.A. PARIS 27 octobre 2020 RG N° 18/15742)
- A faire croire par le dépôt frauduleux à la continuation d’une qualité de concessionnaire à l’expiration du contrat de concession.
(C.A. PARIS 3 novembre 1986, JurisData 1986-027603)
Dans tous les cas, à l’origine de la fraude se trouvent :
- la connaissance que le fraudeur a eue ou n’a pu manquer d’avoir de l’utilisation antérieure par un tiers du même signe ou de la nécessité pour lui de l’utiliser ;
- et la volonté de porter atteinte aux droits du tiers ou l’intention de nuire.
« Une telle fraude est constituée par la réunion cumulative, et de la connaissance par le déposant de l’existence d’un signe exploité ou divulgué publiquement, identique ou similaire à celui qui fait l’objet de l’enregistrement, et de la volonté de porter atteinte aux droits du tiers exploitant antérieurement le signe litigieux. »
(C.A. AIX EN PROVENCE, 14 septembre 2006, JurisData 2006-316650)
